בפני כבוד השופטת תמר אברהמי

המערערת: אוֹגי מערכות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ריצ'רד לוטי ועו"ד טל דהן

נגד

המשיבה: שַׂרין טכנולוגיות­­­ בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ערן ברקת ועו"ד יאיר יהלום

1. תיקים אלה, שעניינם ערעור על החלטות של רשם הפטנטים ושל סגן רשם הפטנטים, עברו לפני נוכח פרישתו לגמלאות של המותב הקודם (כב' השופט הבכיר גינת).

2. על מנת להדרש להמשכם של ההליכים, תובא להלן סקירת השתלשלות ענינים דיונית כפי שהיא עולה מתוך התיקים, וזאת בהמשך לסקירה שבוצעה בנוכחות הצדדים בדיון תזכורת שהתקיים ביום 19.5.15 ובשים לב לעמדות/הודעות הצדדים כפי שהוגשו לאחר אותו דיון.

רקע דיוני

3. המשיבה (להלן: "שרין"), שהיא חברה ישראלית, הגישה בקשת פטנט (מס' 138347) לגבי מערכת סימון יהלומים באמצעות לייזר.

בקשת הפטנט הוגשה ביום 8.9.00 והפטנט קובל ופורסם להתנגדויות ביום 17.9.03.

4. המערערת (להלן: "אוגי"), שאף היא חברה ישראלית, הגישה התנגדות ללשכת רשם הפטנטים (להלן גם: "הרשם") (ביום 9.12.03).

5. ביום 21.2.06 התקיים דיון בהליך ההתנגדות בפני הרשם (לרבות חקירות) ובהמשך הוגשו סיכומים מאת הצדדים.

6. בהחלטה מיום 22.8.07 דחה סגן הרשם דאז (נח שלו שלומוביץ) בקשה להגשת ראיה נוספת שהוגשה כחודשיים קודם לכן.

7. ביום 14.1.08 דחה רשם הפטנטים דאז (ד"ר מאיר נועם) את התנגדותה של אוגי.

8. בחודש מרץ 2008 הגישה אוגי ערעור (ע"ש 1050/08) אשר התייחס הן להחלטת סגן הרשם מיום 22.8.07 והן להחלטת הרשם מיום 14.1.08.

9. ביום 23.3.09, במסגרת דיון בפני כב' השופטת ברוש, הוחלט על פיצול הדיון ועל דיון בהחלטת סגן הרשם תחילה. דיון לגופו של עניין בסוגיה זו התנהל בפני כב' השופטת ברוש ביום 27.10.09.

10. בפסק דין מיום 7.1.10 (כב' השופטת ברוש) בוטלה החלטת סגן הרשם מיום 22.8.07 והדיון הוחזר לרשם או לסגנו על מנת שידון בבקשה להגשת הראיה הנוספת לפי עקרונות שנקבעו בפסק הדין. כן נקבע, כי ככל שתותר הגשת הראיה הנוספת, תבוטל החלטת הרשם מיום 14.1.08 וזה יבצע דיון בהתנגדות בשים לב לראיה האמורה (אפשרות שלא התקיימה, ומשום כך פסק הדין מיום 7.1.10 הינו חלקי).

11. ביום 16.2.10 נתן סגן הרשם דאז (נח שלו שלומוביץ) החלטה נוספת ובה שב ודחה את בקשת אוגי לצרף את הראיה הנזכרת.

12. בחודש אפריל 2010 הגישה אוגי ערעור על ההחלטה מיום 16.2.10 (עש"א 21165-04-10).

13. בדיון שהתקיים ביום 17.2.11 הורתה כב' השופטת ברוש על צירופו של ע"ש 1050/08 לתיק עש"א 21165-04-10. כן ניתנו הוראות בעניין הגשת עיקרי טיעון לגבי הערעור החדש (ותקפותם של עיקרי הטיעון בתיק 2008 בסוגיות שלא הוכרעו). יוער, כי במועד הדיון כבר הונחו בתיק עיקרי טיעון מטעם שרין ומשכך ניתנו הוראות בעניין עיקרי טיעון מטעם אוגי וכן עיקרי טיעון משלימים מטעם שרין.

14. לאור פרישתה של כב' השופטת ברוש לגמלאות, הועבר התיק במהלך שנת 2011 למותב חילופי – כב' השופט גינת.

מעיון בתיק עולה, כי לאחר האמור כללה ההשתלשלות הדיונית, בין היתר, את הסוגיות המפורטות להלן.

15. לאחר דיון שהתקיים ביום 21.9.11, מינה כב' השופט גינת יועץ מדעי, את המהנדס משה קלמן.

16. כמו כן, בסוף שנת 2012 העלה כב' השופט גינת את האפשרות לשקול הסכמה לפיה גורלה של בקשת הפטנט יוכרע בהתאם לתוצאות הליכים שמנהלים הצדדים בבלגיה (בקשר לתוקף המהותי) (החלטה מיום 20.11.12). הצדדים לא הגיעו להסכמה בעניין זה (ר' הודעתם מיום 6.12.12).

17. ביום 8.1.13 הגישה אוגי בקשה להוספת ראיה חדשה בשלב הערעור. הוגשו טיעונים מטעם הצדדים בסוגיה זו כאשר בשלב תשובת אוגי לתגובת שרין (מיום 4.7.13) צורפה גם בקשה להגשת תצהיר חדש ביחס לראיה הנוספת. הוגשו טיעונים מאת הצדדים גם בעניין זה.

בהחלטת כב' השופט גינת מיום 9.7.13 נכתב, כי מבלי להביע דעה לגוף המחלוקת הדיונית, רשאים בעלי הדין גם להתייחס לאפשרות שבית המשפט יחזיר את התיק לרשם הפטנטים כדי שהוא "ישקול את הראיה הנוספת המוצעת".

18. כב' השופט גינת פרש לגמלאות. במהלך שנת 2015 הגיע התיק לפני והצדדים זומנו לתזכורת על מנת לראות כיצד ניתן לקדם (ולסיים) את ההליך באופן מיטבי.

19. במסגרת התזכורת, שהתקיימה ביום 19.5.15, אישרו הצדדים את הבנת בית המשפט כי הסוגיות העומדות על הפרק לאחר כל האמור, הינן (לפי הסדר הכרונולוגי בו עלו): הכרעה בערעור על החלטת הרשם מיום 14.1.08, הכרעה בערעור על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10, והכרעה בשתי בקשות לעניין ראיות נוספות (מחודש ינואר 2013 ומחודש יולי 2013).

20. בדיון הביע כל אחד מהצדדים את עמדתו לגבי סדר הדברים הנכון לדיון בסוגיות, הפורום הנכון לדון בהן, וכו'. לאחר שהוחלפו רעיונות בפרוטוקול ומחוץ לפרוטוקול ולאחר שהוגשו עמדות לאחר הדיון, מסתבר כי אין הבנה דיונית בין הצדדים לגבי מתווה ההמשך ומשכך אין אלא ליתן הוראות לפי שיקול דעתו של בית המשפט.

21. לאחר עיון נוסף במכלול החומר מצאתי לנכון להדרש תחילה לסוגיות השונות העומדות על הפרק בענין ראיות נוספות. שאלת ההכרעה בערעור על החלטת הרשם בהתנגדות גופה יכולה להיות מושפעת מכך ולא מצאתי לדון בה ובסוגיות הראייתיות בצוותא חדא.

22. יצויין, כי במסגרת הדיון שהתקיים ביום 19.5.15 הביעה המשיבה עמדה כי אין צורך בדיון פרונטאלי לענין הבקשות להגשת ראיות נוספות. כמו כן, בהחלטה מיום 28.7.15 התאפשר לצדדים, למען הזהירות, להגיש התייחסויות נוספות לכל הסוגיות הראייתיות העומדות על הפרק, לרבות הערעור משנת 2010. לא הוגשו התייחסויות נוספות. לאחר האמור יש אפוא להדרש לסוגיות הראייתיות.

23. כבסיס לדיון יובא להלן רקע לגבי בקשת הפטנט, ההתנגדות והחלטת רשם הפטנטים מיום 14.1.08 (הדוחה את ההתנגדות) (להלן: "החלטת הרשם"). הרקע יתמקד, מטבעם של דברים, בסוגיות הנוגעות לראיות שהגשתן מתבקשת.

בקשת הפטנט וההתנגדות; החלטת הרשם

בקשת הפטנט וההתנגדות

24. בקשת הפטנט של שרין נושאת את הכותרת "סימון יהלומים באמצעות לייזר", וכוללת 27 תביעות ובהן 3 תביעות עצמאיות: 1, 16, 22 (לתביעות עצמאיות (או 'בלתי תלויות') למול תביעות 'תלויות', ר' ע"א 6750/10 טרפלקס פל-ים בע"מ נ' פלסאון בע"מ (18.12.14)).

25. בעקבות שאלה של בית המשפט בדיון התזכורת מיום 19.5.15, בדקה ואישרה אוגי (המערערת), בהודעה שהוגשה לתיק, כי הערעור אינו כולל השגה על הכרעות רשם הפטנטים בענין תביעות 16 - 27. למען הסדר הטוב יצויין, כי לפי קביעת הרשם מדובר בתביעות אשר "תובעות שיטות לסימון יהלום באמצעות קרן לייזר בה מצופה היהלום בשכבת חומר המאפשרת ליצור בו סימון בלתי מחיק תוך שימוש בהספק לייזר נמוך מזה שדרוש היה לסימון היהלום אלמלא שכבת הציפוי" (סע' 55 להחלטה). בהחלטת הרשם נקבע בהקשר זה, בין השאר, כי אין בפטנטים שהוצגו על ידי המתנגדת (אוגי) כדי לשלול התקדמות אמצאתית מתביעות אלה, אף אם הצעד האמצאתי הוא צנוע. ההתנגדות (גם) לגבי תביעות אלה נדחתה והסוגיה אינה עוד חלק מההליך, כמבואר.

26. המחלוקות בין הצדדים נוגעות אפוא לתביעות 1- 15 בלבד: תביעה עצמאית מס' 1 ותביעות תלויות (2 – 15). משכך, התמקד הדיון בתביעה מס' 1.

27. וזו לשונה של תביעה מס' 1:

"1. A diamond marking attachment for a 3D diamond mapping apparatus capable of generating a map of a diamond whose surface is to be marked with a predetermined pattern and of determining a succession of marking points representing said pattern, said attachment comprising:

- a laser source with its associated focusing optics for emitting a focused laser beam along an optical path;

- marking position establishing system to move the optical path relative to the diamond and to thereby bring them both in a marking position, and

- computer means to manipulate said marking position establishing system to bring the laser beam and the diamond into said marking position successively in each of said marking points."

28. בהחלטת הרשם מתוארים הדברים, בין השאר, כך:

"בקשת הפטנט עוסקת בעיקרה במערכת לסימון יהלומים באותות מידע (לדוגמא, מספר סידורי) או בקווי ניסור באמצעות לייזר ועל סמך מיפוי תלת מימדי של היהלום...".

29. במסגרת כתבי טענותיה בהליך הנוכחי, תארה שרין, שהגישה את בקשת הפטנט, את הדברים כדלקמן (סע' 52 לעיקרי הטיעון):

"ההמצאה כפי שהיא מוגדרת בתביעה מספר 1 עניינה במערכת המבצעת סימון של יהלומים בלייזר, כאשר הסימון מתבצע על בסיס מיפוי של היהלום בתלת מימד (באופן המוגדר בתביעה מס' 1). השילוב הבא לידי ביטוי בהמצאה הוא שילוב של הסימון בלייזר (הנלקח מתחום סימון אותות המידע) עם יכולת המיפוי תלת מימד (הנלקחת מתחום הטיפול ביהלומים גולמיים העומדים בפני ניסור).

בנוסף לשילוב זה, המערכת מאפשרת סימון בלייזר על בסיס מיפוי בתלת מימד, הן של אותות מידע (בד"כ על יהלומים מלוטשים) והן של קווי ניסור (על גבי יהלומים גולמיים), אולם מובן כי התביעה אינה מחייבת סימון של שני סוגי הסימון יחדיו."

30. אוגי מצדה כותבת בכתבי טענותיה בהליך הנוכחי, בין השאר, כי בקשת הפטנט של שרין "מתארת מערכת למיפוי תלת מימדי של האבן, שלה מחובר מכשיר לסימון בלייזר לביצוע של קווי ניסור ו/או אותות מידע" (סע' 2.8 להודעת הערעור הראשונה).

31. אשר להתנגדות - עמדת אוגי, כפי שזו נזכרת בהחלטת הרשם, היתה בין השאר, כי תביעה מספר 1 הינה שילוב של ידע קודם, כי השילוב בין הפרסומים הקודמים היה ברור מאליו לבעל המקצוע הממוצע וכי במועד הבקשה היתה מוטיבציה לשילוב בין הפרסומים הקודמים.

החלטת הרשם

32. בהחלטת הרשם צוין, כי הפרסומים הקרובים ביותר באופן מהותי לאמצאה הם פטנט אמריקאי שכונה "Gresser", פטנט אמריקאי שכונה "Kaplan", מכשיר שכונה "Solid" ומכשיר שכונה "Rough Analyzer".

33. הרשם קבע, כי יש פרסום פומבי (אף כי דל) של מכשיר ה- Solid, וכי מנגד, לא הוכח בראיות מספיקות שמכשיר ה- Rough Analyzer נוצל בפומבי לפני המועד הקובע ואף כי מכשיר זה החזיק בתכונות שיוחסו לו ע"י אוגי. אשר לפטנטים הנזכרים, אלה פורסמו (כמובן).

34. הרשם תיאר את הדרך בה רואה שרין, להבנתו, את ליבת האמצאה, ואז בחן את הפרסומים שהוצגו לגבי תביעות 1- 15. בכל הנוגע למערכת ה- Solid צוין, כי - עד כמה שאפשר ללמוד מהפרסום הלא מפורט - מערכת זו עושה שימוש במערכת מיפוי תלת מימד לשם ניסור אופטימלי בלייזר (הגם שאינה מסמנת קווי ניסור אלא מבצעת ניסור ללא סימון מקדים). הרשם קבע כי רכיב המיפוי הוא "חיצוני" לאמצאה הנתבעת וכי יתכן שדי בפרסום מערכת ה- Solid כדי לתמרץ בעל מקצוע סביר לעשות שימוש במערכת מיפוי כזו לשם סימון קווי ניסור. הרשם הוסיף, כי הדבר שונה לגבי סימון אותות מידע. שימוש זה אינו עולה ממערכת ה- Solid.

35. לאחר סקירת מספר פרסומים הגיע הרשם למסקנה, כי במועד הקובע "טרם היה ידוע שימוש בקרן לייזר לסימון קווי ניסור וכן לא היו ידועים מכשירים לסימון אותות מידע על סמך מיפוי תלת-מימדי של היהלום. לעומת זאת, עוד טרם מועד הגשת הבקשה, נעשה שימוש בלייזר במערכות לסימון יהלומים באותות מידע. כמו כן, שימוש במערכות למיפוי תלת-מימדי של יהלומים היה גם הוא ידוע במסגרת מכשירים לניסור יהלומים". הרשם הוסיף, כי "אמנם, על מנת לטעון לחוסר התקדמות המצאתית בבקשת פטנט ניתן ללקט חלקי ידע קודם ממקורות שונים לכדי תמונה כוללת (לעשות מוזאיקה), אולם צירוף הפרסומים חייב להיות מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע במועד הקובע." הרשם מצא לקבל את עמדת שרין לפיה מערכת לסימון אותות מידע ולסימון קווי ניסור הם תחומי ידע נפרדים וציין כי אוגי לא הציגה כל פרסום המתייחס לשני סוגי הסימון יחדיו וכי פרסומים שצוטטו (הן פטנטים והן לגבי מערכת ה- Solid), מתייחסים לטכנולוגיה של סימון אותות מידע או סימון קווי ניסור אך לא לשניהם.

הרשם הוסיף, כי "אין בידע הקודם שהוצג בפני כדי לדרבן את בעל המקצוע הסביר לפנות לידע מתחום מכשירי סימון אותות מידע על מנת לפתור בעיה הנוגעת למכשירי סימון קווי ניסור, או ההפך. מדובר בתחומים בעלי דרישות ומגבלות שונים. למשל, סימון של אותות מידע מתבצע על שטח קטן על פני היהלום, בעוד שקווי ניסור נמשכים מטבעם על כל פני היקף היהלום (כך, למשל, אפשרות לסיבוב היהלום הכרחית במכשירים לסימון קווי ניסור אבל אינה נדרשת במכשירים לסימון אותות מידע). כמו כן, הבחירה בלייזר כאמצעי סימון לאותות מידע נובעת מהיותו בלתי מחיק. לעומת זאת, לפי כל הידע הקודם שהוצג בפני, סימון קווי ניסור נעשה באמצעות עט סימון, ולא באמצעות לייזר, על מנת לאפשר תיקון של הסימון לפני ביצוע הניסור".

36. על רקע האמור נפנה לבחון את הראיות העומדות על הפרק.

הראיות שצירופן התבקש או מתבקש

37. כל הראיות אשר אוגי ביקשה ומבקשת לצרף נוגעות למערכת ה- Solid.

38. אין חולק כי מערכת ה- Solid היא חלק מהידע הקודם שנזכר בהתנגדותה של אוגי (כפי שציין גם כב' סגן הרשם בהחלטה מיום 16.2.10). לפי הטענה והמידע שלפני, מערכת ה- Solid היא מערכת (או מכונה) שהוצגה בבלגיה ע"י מועצת היהלומים הבלגית, HRD.

הראיה שצירופה התבקש בשנת 2007

39. הראייה שצירופה התבקש בבקשה שהוגשה ללשכת רשם הפטנטים ביוני 2007 הינה פרסום הנוגע למערכת ה- Solid.

אוגי טוענת, כי בעת הדיון בהתנגדות בפני הרשם אמנם היו בידיה ראיות המראות כי מערכת ה- Solid הן ממפה בתלת מימד והן מנסרת, אך לא היו בידיה (אותה עת) הוכחות חותכות לכך שהלייזר יכול גם לסמן את האבן מבלי לנסר אותה, וכי לאחר שהוגשו הסיכומים בלשכת הרשם הצליחה להשיג "פרסום של מועצת היהלומים בבלגיה – עלון פרסומי שהופק לצורך תערוכות וחלוקה ליהלומנים, שתאריכו קודם למועד הקובע, ובו נאמר ברחל בתך הקטנה שהלייזר במערכת יכול לשמש גם לסימון".

40. בקשתה של אוגי לצרף את הראייה האמורה נדחתה (לאחר שהתקבל ערעור על ההחלטה הראשונה בענין זה וניתנה החלטה שנייה) בהחלטת סגן הרשם מיום 16.2.10. על כך הוגש ערעור אשר תלוי ועומד כחלק מההליך הנוכחי.

הראיות שצירופן התבקש בשנת 2013

41. בשנת 2013 עתרה אוגי לצירוף ראיות נוספות בשלב הערעור, אשר אף הן נוגעות למערכת ה- Solid.

תחילה עתרה אוגי לצירוף מזכר הבנות חתום לרכישת מערכת Solid (להלן גם "מזכר ההבנות" או "המזכר") ושתי חשבוניות עסקה, אשר יש בהן לאשר, לשיטתה, כי כבר ביום 31.12.99, כתשעה חודשים קודם למועד הקובע, סיפק גוף מחקר שהוקם על ידי מועצת היהלומים הבלגית ("WTOCD") לחברת יהלומים בלגית (דה-האנטסטרס ו-ורהארה ("DHV")), מערכת Solid לעיבוד תלת מימדי של יהלומים הכוללת יכולת סימון בלייזר על האבן. בהמשך (במקביל לתשובה לתגובה לבקשה לצירוף הראיות) עתרה אוגי לצרף תצהיר, אותו הצליחה לטענתה להשיג במאמצים כבירים רק "בימים האחרונים", של מר בארט דה-האנטסטרס, שהיה אחד מחותמי מזכר ההבנות ויכול להעיד ממקור ראשון על יכולות מערכת ה- Solid.

42. לשיטת אוגי, הראיות הנוספות מהוות הוכחה חד משמעית כי מערכת ה- Solid למיפוי תלת מימדי ליהלומים כללה יכולות סימון בלייזר, הוצגה ונוצלה ברשות הרבים זמן רב לפני מועד הגשת בקשת הפטנט וסופקה ללקוחות כשהיא מצויידת ביכולות עליהן הצהיר הארגון בפרסום הקודם, לרבות יכולת סימון בלייזר. לטענת אוגי מדובר בראיה מכרעת אשר מסירה כל ספק כי מערכת בעלת תכונות זהות למערכת המתוארת בבקשת הפטנט הוצגה לציבור ואף הייתה בשימוש מסחרי טרם המועד הקובע ומשכך מעלה כי "האמצאה המיומרת" הגלומה בבקשת הפטנט נשוא הערעור נעדרת חידוש והתקדמות אמצאתית.

הערעור על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10

43. כפי שתואר בהשתלשלות הענינים הדיונית בפתח החלטה זו, החלטת סגן רשם הפטנטים בענין הראיה הנוספת, ניתנה למעשה 'בסיבוב שני'.

כבסיס לדיון בערעור על החלטה זו (מיום 16.2.10) ועל מנת להבין את טיעוני הצדדים בענין, יש להוסיף רקע בענין ההחלטה שניתנה 'בסיבוב הראשון' ובענין פסק הדין שניתן בערעור על אותה החלטה. כן יובאו עיקרים מהחלטת 16.2.10 עצמה ומעמדות הצדדים בעניינה.

החלטת סגן הרשם מיום 22.8.07 ופסק הדין בערעור מיום 7.1.10

44. הבקשה שהוגשה ביוני 2007 נדחתה בהחלטה בכתב יד מיום 22.8.07, בה נקבע:

(1) בשלב מתקדם זה של ניהול התיק, איני מוצא מקום לפרוץ את מסגרת הדיון ואת חזית המחלוקת כפי שנקבעה בכתבי הטענות; (2) .... אם חפצה המתנגדת להשתמש בראיה זו, ומשוכנעת היא כי הראיה עשויה להכריע את הדין, פתוחה בפניה הדרך למחוק את התנגדותה ולאחר שינתן פטנט לעתור לביטולו ולצרף את כלל ראיותיה התומכות בטענותיה; (3) אין המתנגדת יכולה להנות מחד, מאותם יתרונות דיוניים וראייתיים שמקנה לה הליך ההתנגדות, ומאידך, לפרוץ את חומות הפרוצדורה וזכויות הדיון של המבקשת; (4) בשולי הדברים ומבלי להיזקק לגוף הראיה, תמוה בעיני כיצד ראיה שהמתנגדת עצמה מצהירה כי לא ניתן היה לדעת אודותיה או להשיגה עד לאחרונה יכולה להוות פרסום מוקדם, אולם לא אדון בשאלה זו עתה....".

45. בפסק דינה של כב' השופטת ברוש מיום 7.1.10, בו התקבל הערעור על ההחלטה הנ"ל, צוין, בין השאר, כי אף שלהליך ההתנגדות לבקשת פטנט מאפיינים ייחודיים, חלים עליו הכללים הנוגעים לעניין הגשת ראיות נוספות. כב' השופטת ברוש קבעה, כי החלטת סגן הרשם מיום 22.8.07 לא התייחסה לנסיבות הגשת הראיה הנוספת, הסיבות לעיכוב בהגשתה והרלוונטיות שלה לנושא ההתדיינות, לא "נכנסה למאפייניה של הראיה" ולא בחנה האם יש בה כדי לתרום לגילוי האמת ולעשיית הצדק.

בפסק הדין צויין, כי הבקשה נדחתה רק בשל השלב המאוחר בה הוגשה הבקשה ובכך שגה סגן הרשם. עוד צוין, כי גם אם סבר סגן הרשם כי למערערת פתוחה הדרך לתקוף את הפטנט בדרך אחרת (להגיש בקשה למחיקת ההתנגדות ולהגיש בקשה חדשה לביטול הרישום לאחר שיירשם הפטנט), אין בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה. הגשת הראיה היתה מאריכה את הדיון במעט ואילו פתרון לפיו תוגש בקשה חדשה שיהיה צורך לשמוע בה את הדיון כולו מראשיתו, הוא שיגרום לריבוי ההליכים, לסרבולם ולהמשכם.

46. בנסיבות אלה הוחזר הדיון לסגן רשם הפטנטים "על מנת שידון בבקשה כדבעי, הכול כפי שפורט לעיל: נסיבות הגשתה הבקשה באיחור, מהותה של הראיה ומשמעותה ונפקותה להתנגדות בקשת הפטנט". ובהמשך צוין, כי "הדיון יוחזר לרשם או לסגנו על מנת שידון בבקשה להגשת הראיה הנוספת על פי העקרונות שהובאו לעיל. היה ותותר הגשת הראיה, תבוטל החלטת הרשם [לדחיית ההתנגדות, מיום 14.1.08 - ת.א.] והוא ידון בבקשה בשים לב לראיה החדשה שתוגש".

החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10

47. סגן הרשם דן בבקשה בשנית, וביום 16.2.10 שב ודחה אותה.

48. סגן הרשם הבהיר תחילה, כי כל ראיה בעניין מערכת Solid נופלת אל תחום הרלבנטיות. לשיטתו, כל שנותר לעשות הוא לבדוק מהו המשקל שהיה לראיה זו אילו צורפה אל חומר הראיות שבתיק ומה מידת השפעתה על בירור השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים (סע' 8 להחלטה).

סגן הרשם ציין, כי מערכת ה- Solid היתה קיימת בטרם הוגשה בקשת הפטנט וכי בפני הרשם, עת ניתנה החלטתו מיום 14.1.08, עמד מסמך אשר תיאר בדרך כזו או אחרת מערכת זו.

49. סגן הרשם התייחס בהחלטתו אל החלטת הרשם מיום 14.1.08 (היינו – ההחלטה בהתנגדות עצמה) וקבע כי משמעות הדברים שהחליט הרשם היא, כי אין מחלוקת לגבי יכולתה של מערכת ה- Solid לבצע מיפוי תלת מימדי אך גם אין נפקות ליכולת זו. עיקר השאלה הוא בטענת אוגי לפיה יכלה ה- Solid לבצע סימון בהתבסס על המיפוי התלת מימדי שלה. כמו כן, לפי החלטת 14.1.08, אין משמעות לשאלה האם יכולה מערכת ה-Solid לבצע סימון של קווי ניסור או להוות תמריץ לבעל המקצוע הממוצע לעשות שימוש במערכת דוגמתה לשם ביצוע הסימון, כל עוד לא הוכח כי יש במערכת האמורה כדי לסמן אף אותות מידע (והרשם הגיע למסקנה כי מערכת ה- Solid לא יכלה לבצע סימון של מידע).

50. לגופה של בקשה קבע סגן הרשם, כי בראיה שהגשתה התבקשה נפלו מספר פגמים אשר בגינם הראיה אינה יכולה ללמד את אשר מנסה אוגי להוכיח באמצעותה: (א) הראיה המבוקשת היא מודעת פרסומת שלא ברורה מידת אמינותה; (ב) הראיה מכילה תיאור של מערכת ה-Solid ובנפרד ממנו תיאור של יתרונות העיבוד בלייזר, ביניהם סימון קווי ניסור; (ג) הראיה לא מסבירה האם הסימון האמור שנעשה בעת עיבוד בלייזר, נעשה אף הוא בלייזר או שהיתרון טמון בכך שאין צורך בסימון מוקדם; (ד) הראיה לא מסבירה כיצד נעשה הסימון. בעל מקצוע ממוצע אינו יכול להסיק ממנה דבר לגבי סימון באמצעות לייזר ואין הוא יכול לבצע את האמור על פיה; (ה) הראיה לא מעידה האם המערכת האמורה, לגביה נטען כי היא מסמנת קווי ניסור בלייזר, הייתה גלויה או מפורסמת לציבור. כל שניתן ללמוד מהראיה היא שהמפרסמת השתמשה בה לשם ביצוע עבודות ללקוחותיה, אשר הוזמנו לנסות את המכונה ולהעריך אותה.

עוד ציין סגן הרשם, כי גם אילו הייתה הראיה טובה ומלמדת את כל הנטען שהיא מלמדת, לא היה בה כדי לשנות את החלטת כבוד הרשם מיום 14.1.08 אשר מצא כי אפשרות לסמן קווי ניסור אינה מלמדת ואינה תורמת למוטיבציה לפנות לשימוש בלייזר לסימון אותות מידע.

51. מסקנתו של סגן הרשם היתה, כי לראיה שאוגי עתרה להגשתה המאוחרת, אין יכולת להשפיע על תוצאת ההליך ומשכך, בהתחשב בשלב המאוחר בו הוגשה הבקשה ובהתחשב בכך שמדובר במודעה פרסומית אשר בידי אוגי הייתה פתוחה האפשרות לפנות לחברה המסחרית שפרסמה אותה ולקבל ממנה מידע אמין, מדויק ומפורט יותר על מערכת ה-Solid תחת לחכות לשלב זה ולתרגם מודעה פרסומית מעיתון רשמי בבלגיה, אין מקום לשנות את החלטתו הקודמת (לדחות את הבקשה לצירוף הראייה).

52. בשולי החלטתו דחה סגן הרשם את עתירת אוגי "להישמע" בטרם מתן ההחלטה שכן הבנתו את פסק הדין בערעור הינה שהבקשה הוחזרה לשם דיון בנושאים בהם טרם דן "ולא היה באמור משום פתיחת חזית המחלוקת ומתן אפשרות נוספת לטיעון בכתב או שבעל פה".

תמצית עמדת הצדדים בערעור

53. בערעור שהוגש על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10 טענה אוגי, בין השאר, כי החלטת סגן הרשם ניתנה מבלי שניתנה זכות טיעון, בפרט נוכח ההסתמכות על מסמך המאוחר למועד הבקשה ותוך חריגה מהוראות בית המשפט הן לגבי (אי) בחינת רלוונטיות למול ההתנגדות ובקשת הפטנט והן לגבי (אי) בחינת האיחור בהגשה; כי סגן הרשם שגה עת הסתמך על החלטת הרשם בהתנגדות שהיא מסמך המאוחר למועד הגשת הבקשה המקורית להוספת ראיה (ולפי פסק דינה של כב' השופטת ברוש, החלטת הרשם אמורה להתבטל אם תתקבל הראיה הנוספת); וכן כי קביעות סגן הרשם לגבי מאפייני הראייה שגויות לגופן.

54. עמדת שרין בעיקרי הטיעון בערעור שהוגש על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10 היא, כי עיקר חשיבות החלטת סגן הרשם נובעת מקביעתו כי אותה ראייה, שנטען ע"י אוגי כי היא חשובה ומכרעת, אינה אלא מודעת פרסומת לא ברורה, שלא מגלה את האמצאה, שאמינותה מוטלת בספק ושגם אם היתה מתקבלת, לא היה בכך כדי לשנות את תוצאות ההתנגדות. שרין דוחה את הטענה בדבר פגיעה בזכות הטיעון ואת הטענה כי סגן הרשם לא יכול היה להסתמך בהחלטתו על החלטת הרשם בהתנגדות גופה, טוענת כי סגן הרשם התייחס לפרמטרים שנקבעו בפסק דינה של השופטת ברוש וסבורה כי אין מקום להתערב בהחלטתו.

55. שני הצדדים נדרשו גם לשיקול דעתו של בית המשפט שלערעור בנוגע להחלטות לגבי ראיות נוספות (בכלל, ובערעור על החלטות רשם הפטנטים בפרט).

דיון (בערעור על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10)

56. לאחר עיון במכלול החומר ושקילת הדברים מצאתי טעם של ממש בטענת המערערת לפיה יש קושי בסיסי בהחלטת סגן הרשם (מיום 16.2.10) בכל הנוגע להסתמכותו על החלטת הרשם והעדר יכולתם של הצדדים לטעון בענין זה.

57. החלטתו ה'מקורית' של סגן הרשם ניתנה בחודש אוגוסט 2007. החלטה זו ניתנה בהסתמך על טעוני הצדדים וקודם למתן החלטת הרשם בהתנגדות גופה (החלטה שניתנה בינואר 2008). פסק הדין מינואר 2010 ביטל את החלטת סגן הרשם והשיב אליו את הדיון בבקשה כפי שהוגשה ביוני 2007. גם נקבע כי ככל שתותר הגשת הראייה, תבוטל ההחלטה בהתנגדות (ובכל מקרה, באותו שלב לא נדון הערעור שהוגש בענין ההחלטה בהתנגדות).

על פני הדברים, ביטול ההחלטה מאוגוסט 2007 והשבת הדיון בסוגיה זו ללשכת הרשם, משמעם חובה לדון בבקשה כפי שעמדה בפני סגן הרשם באוגוסט 2007. הרשם עצמו כתב (כפי שנזכר לעיל) כי לשיטתו הדיון הוחזר לשם דיון בסוגיות בהן לא דן בהחלטתו הראשונה ולא לשם פתיחת חזיתות. מטעם זה ממש מצא סגן הרשם לא לאפשר למערערת (אוגי) להשלים טיעון, חרף בקשתה לעשות כן.

לו היה סגן הרשם דן בחומר באופן האמור, היה עליו לדון בו על יסוד טענות הצדדים והחומר הראייתי כפי שאלה היו בתיק באוגוסט 2007, מבלי להדרש למסמכים מאוחרים יותר, לרבות ההחלטה מיום 14.1.08 (ור' עוד להלן).

58. ענין זה מוקשה אף יותר עת נותנים את הדעת לכך שפסק הדין (החלקי) מיום 7.1.10 הורה כי אם תתקבל הראיה הנוספת, תבוטל החלטת הרשם מיום 14.1.08. כלומר – בהחלטה מיום 16.2.10 הסתמך סגן הרשם על החלטה אשר כבר נקבע כי לא תעמוד על תלה אם הוא עצמו יקבל את הראיה. על פני הדברים, יש כאן מעגליות המעוררת קושי.

59. הסתמכותו של סגן הרשם על החלטת הרשם (שהיתה מאוחרת לבקשה להגשת ראיה ואשר עצם תוקפה טרם בוסס אותה עת ואף עד היום) בוצעה מבלי שניתנה לצדדים זכות טיעון בענין זה. בעוד ניתן לקבל כי לא היה מקום למתן זכות טיעון אחרת ולא היה מקום לבצע "השלמות" רק בשל החזרת הדיון, שונים הדברים כאשר סגן הרשם אינו ממשיך בדיון במקום בו הופסק אלא נסמך על התפתחויות עתידיות, מבלי שהצדדים יכולים להביע עמדתם.

60. שקלתי האם אין בדרך בה נהג סגן הרשם, חרף הקושי הנזכר, משום מעשה מתבקש ומובן מאליו; האם ציפיה כי יבוצע דיון המנותק מהחלטת הרשם שניתנה לאחר מכן הינה מלאכותית. שהרי, סוגיה מרכזית בהחלטה בענין צירופה של ראיה נוספת היא, בלשון פסק דינה של כב' השופטת ברוש - "מהותה של הראיה ומשמעותה ונפקותה להתנגדות". לכאורה, במקרה דנן, לאור השתלשלות הארועים, ניתנה לסגן הרשם "הצצה" אל מחשבותיו העתידיות של הרשם ויכולת מוגברת לשקול את חשיבות הראיה לענין ההחלטה בהתנגדות.

לאחר עיון בדבר, סבורני כי אין לנקוט בגישה 'מקלה' שכזו. לא זו בלבד שאין היא תואמת את מהלך הדיון הראוי והמתבקש (כמפורט לעיל) אלא שהיא מביאה ל'ניתוק' של ראייה (אפשרית) מהמארג הראייתי השלם ואינה מאפשרת סיכוי לכך שהרשם, לו היתה הראיה מובאת לפניו (אם היה מקום להכריע כך על יסוד חשיבותה המסתברת על רקע החומר שהיה בתיק עובר להכרעתו של הרשם, להבדיל מחשיבותה כפי שהיא נחזית לאחר הכרעתו) היה שוקל את המכלול באופן שונה ואולי מגיע למסקנות אחרות.

כמו כן ובכל מקרה, לכל הפחות היה מקום להודיע לצדדים כי נשקלת האפשרות להכריע בבקשה על יסוד המסמך המאוחר וליתן להם זכות טיעון בענין זה.

61. די באמור לעיל על מנת לקבוע כי ההחלטה מיום 16.2.10 אינה יכולה לעמוד (אף מבלי להדרש לטעונים הנוספים).

62. בשלב זה נעבור לבחון את הסוגיות הראייתיות הנוספות העומדות על הפרק (שהן – הבקשות להגשת ראיות נוספות בערעור). לאחר מכן תובא התייחסות משלימה לגבי הערעור על החלטת 16.2.10 (שכן ביטולה של ההחלטה עדיין משאיר על הפרק את עצם הבקשה להגשת הראיה הנוספת).

הבקשות להוספת ראיות בשלב הערעור

63. הבקשות שהוגשו ע"י אוגי במהלך שנת 2013 להוספת ראיות בשלב הערעור נוגעות, כפי שנזכר לעיל, למסמכים הבאים: מזכר הבנות חתום לרכישת מערכת Solid, חשבוניות עסקה, ותצהיר של מר דה-האנטסטרס, שהיה אחד מחותמי מזכר ההבנות.

64. הדין בענין הגשת ראיות נוספות בערעור על החלטת רשם פטנטים אינו זהה לדין החל בענין הגשת ראיות נוספות בערעור "רגיל". לפי פסיקת בית המשפט העליון, המבחן המשפטי בקבלת ראיות על-ידי ערכאת הערעור גמיש יותר בהליך המתנהל לפי חוק הפטנטים.

בית המשפט העליון עמד על הדבר בפסק דין שניתן לפני כשנה ומחצה. אין אלא להביא את הדברים כלשונם:

"בהליכים אזרחיים רגילים הגשת ראיה נוספת בשלב הערעור מוסדרת בתקנה 457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984. התקנה מצמצמת את אפשרות הגשת הראיות בערעור למקרים חריגים ביותר בהם "[...] בית המשפט של הערכאה קודמת סירב לקבל ראיות שהיה צריך לקבלן או אם בית המשפט שלערעור סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, או מכל סיבה חשובה אחרת, דרושה הצגת מסמך או חקירת עד...". התקנה אף פורשה בפסיקה בצמצום. נקבע כי הגשתן של ראיות נוספות בערכאת הערעור היא החריג ולא הכלל, ותתאפשר בעיקר אם מדובר בראיות שלא ניתן היה להשיגן בשקידה ראויה במהלך ההתדיינות בערכאה הדיונית (....).

אולם, המצב המשפטי שונה בדיני הפטנטים. סעיף 177 לחוק הפטנטים קובע בזו הלשון - "בית המשפט הדן בערעור רשאי לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על ידי הרשם ובין אחרות, והוא רשאי לדרוש שראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה; הובאו ראיות בתצהיר, יחול סעיף 163(א) בשינויים המחויבים". תקנה 193 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) קובעת – "החליט בית משפט שלערעור לשמוע ראיות, יחולו סדרי הדין הנוהגים בגביית ראיות באותו בית משפט בשבתו כערכאה ראשונה". לטענת המבקשים, החקיקה הראשית והמשנית יחדיו מלמדים על הרחבת האפשרות להגשת ראיות בערעור.

יושם אל לב כי תקנה 457 לתקנות סדר דין אזרחי פותחת בכלל כי אין לקבל ראיות חדשות ורק אז מציגה את החריג שמאפשר קבלת הראיות. בשונה מכך סעיף 177 מציג בראשיתו שערכאת הערעור רשאית לגבות ראיות. תקנה 458 לתקנות סדר דין אזרחי מתירה לערכאת הערעור לגבות את הראיות החדשות בעצמה או להורות לבית משפט אחר לגבותן. ובהשוואה לכך, תקנה 193 לתקנות הפטנטים נוקטת בלשון כי יחולו סדרי הדין של הערכאה המבררת בפני ערכאת הערעור אם החליטה האחרונה לשמוע את הראיות החדשות. אין זה אומר כי בהליך המתנהל לפי חוק הפטנטים מחויבת ערכאת הערעור לקבל כל בקשה להגשת ראיות חדשות. רחוק מכך. על ערכאת הערעור להפעיל שיקול דעת. ואולם, אין להתעלם מכך כי המבחן המשפטי בקבלת ראיות על-ידי ערכאת הערעור גמיש יותר, על-פי לשון החוק והתקנות."

רע"א 5041/13 גבאי נ' עמינח תעשיית רהיטים ומזרונים בע"מ (21.01.14) (להלן: "ענין גבאי").

65. בענין גבאי מצא בית המשפט העליון להחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי על מנת שזה ינמק את מסקנתו בדבר הראיות החדשות שביקשו המבקשים (שם) להגיש "על פי המבחן המשפטי הרלוונטי ביחס להליך שמתנהל לפי חוק הפטנטים". בית המשפט העליון ציין בענין גבאי כי בניגוד לסוגיית הגשת ראיות נוספות בהליך אזרחי רגיל, הפסיקה לא הרבתה לדון בסוגיה במסגרת הליך לפי חוק הפטנטים, וכן הבהיר כי אין באמור כדי לקבוע שהשיקול בדבר "שקידה ראויה" אינו שיקול רלוונטי, אלא שככלל, אין חפיפה בין דרך בחינת הסוגיה בהליך אזרחי רגיל לעומת הליך לפי חוק הפטנטים.

66. בית המשפט המחוזי אליו הוחזר הדיון בענין גבאי לדיון נוסף בבקשה להגשת ראיות נוספות, מצא לנכון לקבל את הבקשה ולהתיר את ההגשה (עש"א (מחוזי ת"א) 31009-01-13 גבאי נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ (12.6.14)).

בקשה לרשות ערעור שהוגשה על פסק דין מעודכן זה נדחתה, תוך שנקבע בין השאר, כדלקמן:

"בהליך קודם (רע"א 5041/13) קבעתי כי ההוראה הרלוונטית לסוגיה היא סעיף 177 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, הקובעת מבחן גמיש יותר לגביית ראיות על ידי ערכאת הערעור ביחס לתקנה 457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בהתאם, קבע בית המשפט המחוזי כי ניתן להגיש את הראיות הנוספות.

אינני סבור כי יש מקום להתערב בהחלטה זו. יצוין כי שיקול רלוונטי אף עשוי להיות מהות הראיות והעניין הנדון. בנסיבות העניין, לא מצאתי כי התוצאה מגלה כל טעות משפטית."

רע"א 5045/14 ‏עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' גבאי (2.10.14).

67. עוד ר' בהקשר זה:

"בהקשרים אחרים אנו מוצאים הליך ערעור שהינו רחב בהיקפו ומתפרס הרבה מעבר למתכונת הרגילה של ערעור. כזה הוא למשל הערעור לבית-המשפט המחוזי על החלטת רשם הפטנטים, שבמסגרתו רשאי בית-המשפט "לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על ידי הרשם ובין אחרות, והוא רשאי לדרוש שראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה" (סעיף 177 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967).

ודוק, סמכויות הניתנות לערכאת ערעור לגבות מחדש ראיות שכבר נגבו, וכן לגבות ראיות חדשות, חורגות מן הדפוס הטיפוסי של הדיון בערכאת הערעור. אכן, על-פי הדפוס הטיפוסי והמוכר, אין בעלי-הדין זכאים להביא בפני ערכאת הערעור ראיות נוספות בין בכתב ובין בעל-פה אלא בנסיבות יוצאות מן הכלל ולצורך מטרה מוגבלת ומצומצמת והיא לאפשר לבית-המשפט שלערעור לתת את פסק-הדין אשר בית-משפט קמא היה אמור לתתו..."

בג"ץ 1082/02‏ המוסד לביטוח לאומי נ' בית-הדין הארצי לעבודה, פ"ד נז(4) 443 (21.5.03), בעמ' 467-466.

68. בית המשפט העליון בענין גבאי לא פירט בפסק הדין מיום 21.1.14 מהם השיקולים אותם על בית המשפט לשקול בבואו לדון בבקשה להגשת ראיות נוספות בערעור לפי חוק הפטנטים. בית המשפט המחוזי, אשר דן מחדש בבקשה, ציין כי לפי הפסיקה העוסקת במקרים של ערעור 'רגיל', "כאשר יש בראיות החדשות כדי לתרום לערך של גילוי האמת ועשיית צדק, ניתן לאשר את הגשתן בשלב הערעור, למרות מחדלי בעל הדין שנמנע מהבאתן" והגיע לכלל מסקנה כי אם זהו הדין בדיון בערעור 'רגיל', קל וחומר הדבר בערעור לפי חוק הפטנטים בו סמכותו של בית המשפט לאשר הגשת ראיות חדשות בערעור היא רחבה יותר (עש"א (מחוזי ת"א) 31009-01-13 הנ"ל). בית המשפט המחוזי באותו מקרה גם הפנה למספר הוראות בתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968, בהן נזכרים שיקולי צדק כגורם המשפיע על ההליכים לפי חוק הפטנטים.

בקשה לרשות ערעור שהוגשה על פסק דין מעודכן זה של בית המשפט המחוזי נדחתה, כנזכר (רע"א 5045/14 ‏הנ"ל, ור' ציטוט חלקי לעיל).

69. על רקע האמור יבחנו הראיות אשר הגשתן מתבקשת.

70. שיקול ראשוני ומרכזי אליו התייחסו הצדדים שלפני (אף בטעונים שהוגשו עוד קודם לפסק הדין בענין גבאי וחשיבותו מוגברת לאחר ענין גבאי), נוגע למהות הראיות וחשיבותן למחלוקות שבליבת ההליך, לבירור האמת ולעשיית צדק.

71. לשיטת אוגי, הראיות שהגשתן מתבקשת (מזכר ההבנות, חשבוניות עסקה, תצהיר מר דה-האנטסטרס) מוכיחות כי מערכת ה-Solid, בזמן אמת (קרי, עובר למועד הקובע), לא רק ביצעה מיפוי תלת מימדי אלא גם ביצעה סימון על יסוד המיפוי התלת מימדי, וכן כי מערכת זו נוצלה והיתה בשימוש אותה עת. בכך, לשיטת אוגי, נשללים מהאמצאה של שרין חידוש והתקדמות אמצאתית.

72. מתגובות שרין עולה, כי זו אינה חולקת למעשה על כך כי ראייה אשר תוכיח את הנטען לעיל היא ראייה מרכזית וחשובה^[1]. ברם, שרין סבורה (בנוסף לטענותיה האחרות בענין הבקשות) כי למרות האמור, אין ליתן לראיות הנוספות את דרגת החשיבות המיוחסת להן, וזאת כמפורט להלן.

73. טענותיה של שרין כנגד חשיבות הראיות ותרומתן לדיון הועלו תחילה (לפי סדר הדברים) כלפי הגשת מזכר ההבנות וחשבוניות העסקה, אשר הבקשה להגשתן נתמכה תחילה בתצהירו של מנכ"ל אוגי (מר בנז'נו).

שרין טענה, בין השאר, כי מדובר במזכר הבנות סודי וממילא אין מדובר בפרסום פומבי; כי לא ניתן להגיש את המזכר באמצעות המצהיר הנ"ל; כי לפי תוכנו של המזכר, מערכת ה-Solid לא כללה באותה תקופה יכולת סימון אלא הצדדים התייחסו לכך רק כאפשרות עתידית (והחשבוניות לא מעידות האם הדבר פותח בפועל ואם נכלל במערכת בעת שזו סופקה); וכי לא ניתן ללמוד מהמזכר על אופן פעולת המערכת ובפרט אין בראיות התייחסות לשאלה האם פעולת הסימון (הנטענת) מתבצעת על בסיס המיפוי התלת מימדי (כאשר אין חולק כי מערכות לסימון היו קיימות עובר למועד הקובע).

74. טענותיה האמורות של שרין אינן עולות עוד בכל הנוגע לתצהירו של מר דה-האנטסטרס (שהוא תצהיר שהגשתו התבקשה במקביל להגשת התשובה לתגובת שרין). יובהר, כי בהינתן הגשת הבקשה לגבי תצהיר זה עוד קודם שהושלם הדיון בבקשה להגשת מזכר ההבנות והחשבוניות, אין מקום לבצע דיון נפרד של הבקשות להגשת הראיות הנוספות. בפרט כך כאשר הראיות נוגעות לאותו ענין ועת כל החומר האמור הוגש עוד בשנת 2013 והובא לדיון בשנת 2015.

75. לפי שמר דה-האנטסטרס הוא אחד מחותמי מזכר ההבנות, ברי כי ניתן להגיש את המזכר באמצעותו. כמו כן, התצהיר מתייחס לכאורה (לפי הנטען) לכך שמערכת ה-Solid סופקה בסוף 1999 (עובר למועד הקובע) כשהיא כבר כוללת יכולת סימון ולכך שמדובר בסימון המתבצע על בסיס המיפוי התלת מימדי.

76. לאור מאפייניו אלה של התצהיר של מר דה-האנטסטרס, דומה שחל שינוי בסדר הטיעון של שרין (בתגובתה לבקשת אוגי לצרפו). הטיעון לגבי חשיבות הראייה עבר לסופה של התגובה (למול הצבת טיעון זה בקדמת התגובה לגבי המזכר והחשבוניות), הוא מצומצם למדי ומתייחס לסוגיות כמו קיומו של ענין אישי של המצהיר, טענה כי אין בנמצא ראייה שהיכולות הנטענות של מערכת ה-Solid פורסמו ברבים עובר למועד הקובע וטענה כי נראה שמבוצע נסיון להדגיש יכולת משנית ושנויה במחלוקת של המערכת.

77. לא בכדי חל שינוי בסדר הטיעון של שרין. תצהירו של מר דה-האנטסטרס (שיש לראותו אף בשילוב המזכר והחשבוניות) נוגע בסוגיות אשר עומדות במרכז המחלוקות שבין הצדדים כפי שעלו בשלב ההתנגדות ואין לגביו סימני שאלה ראייתיים מהסוג שהועלה לגבי המזכר והחשבוניות כשאלה עמדו בגפם (או בצירוף תצהירו של מר בנז'נו). החשיבות הפוטנציאלית של ראייה זו לא נסתרת מתגובת שרין לבקשה לצרפה. האפשרות שייוחס לראייה משקל כזה או אחר (בשל ענין אישי שייוחס לעד או מטעם שונה), אינה מאיינת את המרכזיות הלכאורית הבסיסית שלה.

78. זאת ועוד. מזכר ההבנות אמנם היה מסמך סודי (והוא עצמו אינו מהווה אפוא פרסום פומבי) אולם עובדה זו אינה גורעת מהאפשרות שראיות לגבי מכירה, הספקה ושימוש של מערכת יבססו במקרה מתאים תשתית לגבי אי עמידה בדרישות החדשנות וההתקדמות האמצאתית.

79. הפוטנציאל הראייתי של הראיות מהווה אפוא שיקול ממשי לקבלת הבקשה לצירופן.

80. בשלב זה יצויין, כי שרין טוענת שבפני רשם הפטנטים לא טענה אוגי שמערכת ה-Solid מבצעת את כל אשר היא מייחסת לה עתה, אלא רק כי ניתן לשנות את מערכת ה-Solid כדי לבצע את הדבר (וכי השילוב של המערכת ביחד עם פרסומים אחרים, הוא ששולל את החידוש וההתקדמות האמצאתית). לשיטת שרין, משכך, מדובר בהרחבת חזית שיש בה כדי למנוע את ההיתר להגשת הראיות.

81. לא מצאתי לקבל עמדה זו. גם בהנחה שהאמור לגבי דרך הטיעון ולגבי הראיות שהובאו בפני הרשם הוא נכון, אין בכך כדי להפוך את הטענות הנוכחיות של אוגי לגבי מערכת ה-Solid לכדי 'הרחבת חזית'. אין חולק כי מערכת ה-Solid היתה אחד מעיקרי הדיון בפני הרשם מלכתחילה וכי המבקשת התבססה משמעותית גם על מערכת זו בטענותיה בהתנגדות לבקשת הפטנט. ככל שתשתית ראייתית יכולה ללמד (אם וככל שתלמד) כי שלילת החידוש וההתקדמות האמצאתית יכולים להסמך על אחד הפרסומים הנטענים ללא צורך בשילוב של כמה מהם (שכן אותו פרסום אוחז אפילו יותר ממה שבעל הדין סבר כי הוא יכול לייחס לו תחילה), אין באמור כדי לשנות את יריעת המחלוקת (השווה: ע"א 311/83 פינקלשטיין נ' פלבסקי, פ"ד לט(1) 496 (20.3.85)).

82. סוגיה נוספת אותה יש לבחון היא מועד הגשת הבקשה. בענין זה טוענת אוגי, כי אך בנובמבר 2012 הגיעו המזכר והחשבוניות לידיה וזהו הטעם להגשת הבקשה בשלב בו הוגשה (הבקשה הראשונה הוגשה ביום 8.1.13). אשר לתצהירו של מר דה-האנטסטרס נטען כי זה ביקש תחילה להוותר בעילום שם ורק לאחר "מאמצים כבירים" עלה בידי אוגי, ימים עובר להגשת הבקשה בענין זה, להשיג תצהיר בחתימתו. בתצהירו של מר דה-האנטסטרס נכללת הצהרה לגבי סירוב שלו בעבר לספק למבקשת ראיות.

83. שרין סבורה, כי הבקשות הוגשו בשיהוי. בכל הנוגע למזכר (ולחשבוניות), הגם שמדובר במסמכים שאינם פומביים, נטען כי אוגי יכולה היתה לפנות לגוף שהוא אחד מהצדדים למזכר (WTOCD) שהוא גוף שהוקם ע"י מועצת היהלומים הבלגית (HRD). אותו HRD הוא גוף אשר לפי הבקשה משנת 2007 הפך מגוף ממשלתי לפרטי באופן שאיפשר למבקשת (כך לטענתה) להשיג את הפרסום שעמד בבסיס הבקשה משנת 2007. בכל הנוגע לתצהיר, מפקפקת שרין בטענה כי מר דה-האנטסטרס סרב בעבר ליתן תצהיר וסבורה כי הצהרתו בענין זה בתצהיר היא עמומה וכוללנית באופן מכוון.

84. אין חולק כי השלב בו נתבקשה הגשת הראיות הנוספות הוא שלב מאוחר, שלב הערעור (ואף לא מיידית עם הגשת הערעור). כמו כן, עולה סימן שאלה לגבי המאמצים שנעשו במהלך השנים ע"י המבקשת להשיג ראיות נוספות בענין יכולותיה של מערכת ה-Solid. במקביל ניתן לתת את הדעת לכך שכל הראיות שהגשתן מתבקשת הן ראיות אשר אינן ממקורות גלויים, היכולת להגיע אליהן תלויה ברצונם של צדדים שלישיים ובשיתוף פעולה עימם, ואין תשתית שיכולה להצביע על כך שהמידע היה נגיש למבקשת בעבר והיא נמנעה מלהציגו. כמו כן, למרות שמדובר בשלב הערעור, למעשה הערעור טרם נשמע. יתר על כן, למרות שבעבר מונה על ידי בית המשפט (כב' השופט גינת) יועץ מדעי, בפועל לא החל יועץ זה בתפקידו (וגם לא ידוע אם המינוי עודו אפשרי). הדיון בערעור אינו קרוב לסיום.

85. בנוסף לאמור יש לתת את הדעת במקרים כגון אלה גם לאינטרס הציבורי. לאינטרס זה מספר היבטים. בכלל זאת, קיים השיקול של שמירת טוהרו של פנקס הפטנטים מפני אמצאות שאינן כשירות לרישום. בהקשר זה מתנגד אינו מייצג רק את האינטרס שלו עצמו אלא גם את אינטרס הציבור למנוע הגנה מאמצאה שאינה כשירה לפטנט, על-מנת למנוע פגיעה בתחרות (ע"א 217/86 שכטר נ' אבמץ בע"מ, מד (2) 846 (24.06.90); רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' Recordati Ireland Limited, פ"ד נט(2) 85 (28.10.04); לאיזון האינטרסים במסגרת דיני הפטנטים ר' למשל גם רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (19.05.11); כן עיין הפניית המבקשת לבג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, (15.5.85) בעמ' 155-156).

86. המשיבה מצדה מלינה על העיכוב בהליך כולו וטוענת לאינטרס לניהול הליך התנגדות מהיר. ניתן להבין לטיעון זה (ור' ע"ש (מחוזי י-ם) 42/86 מפעלי מתכת נען נ' הידרופלן הנדסה בע"מ (31.5.87)). יחד עם זאת יוער, כי מלכתחילה תוארו שלבי החלפת כתבי הטענות והראיות בהליך התנגדות בפני רשם הפטנטים כ"הליך מורכב ומסורבל" (ע' פרידמן, פטנטים – דין, פסיקה ומשפט משווה (2001) בעמ' 363) ובית המשפט העליון ציין כי בירור התנגדויות "עשוי להימשך זמן ניכר" (רע"א 6025/05 הנ"ל, סיפא סע' 22).

87. במקרה דנן התנהלות הליך ההתנגדות והליכי ההשגה על ההחלטות היתה ממושכת. למעשה, כ-75% מימי חייו של הפטנט כבר חלפו. הצדדים הביעו הערכתם כי בכל מקרה, עד תום ההליכים המשפטיים בכל הערכאות, הפטנט כבר יפקע. כאשר נותנים את הדעת ללוחות הזמנים שעוד צפויים באופן מובנה, אין אלא לחלוק עם הצדדים את הערכתם זו. אין לכחד כי לא זה המצב אליו יש לשאוף בהליכי התנגדות של פטנט (ודומה כי לא כל הטעמים להתמשכות זו מונחים לפתחם של הצדדים). ברם, בנסיבות הקונקרטיות לא מצאתי כי יש בו כדי להטות את הכף בתוצאת הדיון. בהינתן מצב הדברים, המתווה אותו מציעה המשיבה - של דיון בכל הסוגיות הראייתיות במסגרת תביעת הפרה או הליך לביטול פטנט - אינו צפוי להקטין או לצמצם את העיסוק במחלוקות מטעמם של הצדדים ודומה כי הוא צפוי אף להאדירו. מתווה כזה גם יעצים את נזקי הציבור מהמחלוקות שבין הצדדים, ואף לכך יש לתת את הדעת. משהגיעו הדברים עד הלום, ראוי למצות את ההליך ולהשלים את הדיון במידת האפשר ללא הותרת 'קצוות' אשר ידוע כבר עתה כי יבססו התדיינויות דומות וממשיות עתידיות.

88. בהינתן האמור לעיל ובשים לב לדין שפורט לעיל לגבי שיקול דעתו הגמיש של בית המשפט שלערעור בהליך לפי חוק הפטנטים, מצאתי לקבל את הבקשות להגשת הראיות הנוספות, בכפוף לפסיקת הוצאות לטובת המשיבה (ענין שיוכרע בהחלטה משלימה).

89. המשיבה (שרין) עתרה, במקרה בו תתקבל בקשה להגשת ראיה נוספת, לבצע חקירה נגדית של המצהיר, מר דה-האנטסטרס (על תצהירו המתקבל כראייה) וכן הצהירה כי תשקול למצות זכויות בענין ראיות נגדיות (וכד'). חרף האפשרות לגבות ראיות גם בשלב הערעור, במקרה דנן ותוך מתן הדעת בין השאר גם למהות הראיות, אין הדבר מתאים לכך וראוי לאפשר את השלמת הדיון אצל רשם הפטנטים (כפי שעתרה למעשה המשיבה, למקרה בו לא תתקבל עמדתה). רשם הפטנטים מהווה את הערכאה המתאימה ואף זו המצוידת להכרעה בסוגיות אלה באופן מהיר יותר (יחסית) (לרשם הפטנטים כטריבונאל המקצועי המומחה, ר' למשל רע"א 7337/12 כהן נ' John Deere Water Ltd (12.3.13) ובעקבותיו - רע"א 6837/12 ‏Merck Sharp& Dohme Corp. Merck & Co. Inc‏ נ' אוניפארם בע"מ (28.4.13)). בכך מתיישב הדבר עם רצונה של המשיבה, שהיא אשר הלינה לגבי לוחות הזמנים.

הערעור על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10 – המשך

90. נשוב עתה לענין הערעור על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10. כפי שבואר לעיל, החלטה זו אינה יכולה לעמוד. נוכח מהותן של הראיות הנוספות שהתקבלו לעיל, ספק אם הבקשה הראשונית להגשת ראייה נוספת (משנת 2007) עודה משמעותית או רלוונטית. מכל מקום, לאור תוצאת הדיון לעיל ובשים לב גם לקשר בין הראיות שהתקבלו לבין הראייה נשוא הבקשה, שכולן עוסקות באותה מערכת, אין לבצע דיון לגופה של הבקשה לקבל את הראייה משנת 2007 בערכאת הערעור, וענין זה ישולב במסגרת הדיון שיבוצע ממילא אצל רשם הפטנטים.

ערעור 2008

91. ההכרעות דלעיל בבקשות להגשת ראיות נוספות ובערעור על החלטת סגן הרשם, מובילות למעשה, לכאורה, גם למיצוי הליך הערעור על החלטת הרשם בהתנגדות.

92. לאור מרכזיות הראיות, יש להשיב את הדיון בהתנגדות עצמה אל רשם הפטנטים לשם גביית הראיות הנוספות וכל השלמה ראייתית או אחרת הדרושה לשיטתו. הרשם יתן דעתו גם לבקשה לצירוף הראייה משנת 2007. לאחר בחינת מכלול החומר יתן הרשם את הכרעתו המעודכנת בענין ההתנגדות. הרשם לא יהא כבול בהכרעה הקודמת מכל היבט ויפעל כחוכמתו.

93. דומה כי מהלך זה מתיישב עם עמדות שני הצדדים, הן עמדתה (החילופית) של המשיבה לגבי השבת הסוגיות הראייתיות לדיון אצל רשם הפטנטים והן עמדת המבקשת לגבי עצם החלטת הרשם בהתנגדות, תוך מתן הדעת להכרעה (שלא היתה על דעתה) לבצע את הדיון הראייתי אצל הרשם.

הערות וסיום

94. לא מצאתי בטעונים האחרים מטעם מי מהצדדים, כדי לשנות את תוצאות הדיון לגופו של ענין (רע"א 20/15 פרץ נ' ורטיס (18.1.15); רע"א 6509/14 זפט נ' יעקב (3.11.14)); רע"א 69/12 משה נ' גוהרי (21.3.12); רע"א 1146/11 צ'רלטון בע"מ נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל (16.8.11); בע"מ 2468/11 פלוני נ' פלונית (26.5.11); רע"א 9294/09 חן נ' בנק הפועלים (25.3.10); ע"א 4861/05 שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין (11.8.08); ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3) 60 (15.6.83)).

95. הבקשות להגשת ראיות נוספות מתקבלות. הערעור על החלטת סגן הרשם מיום 16.2.10 מתקבל (במובן זה שהחלטת 16.2.10 מבוטלת והדיון בבקשה להגשת ראייה נוספת ישולב באופן שנזכר לעיל). ככל שלא יוגש טעם לסתור עד ליום 2.9.15, יחול האמור בסע' 92 לעיל לגבי השלמת דיון בהתנגדות.

96. בשים לב להשתלשלות העניינים הארוכה בסוגיה זו, יש לקוות כי תמצא הדרך להשלמת הדיון אצל הרשם בהקדם האפשרי וחזקה כי הצדדים יפעלו באופן מירבי לשם סיוע בענין זה. בנוסף מוצע לצדדים לנסות ולנהל ביניהם מגעים ישירים לסיום המחלוקות ללא צורך בהמשך התדיינויות משפטיות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנו היום, ב' אלול תשע"ה, 17 אוגוסט 2015, בהעדר.

1. ואף, אך לא רק, בשל כך, אין צורך להדרש לשאלת האבחנה בין סוגי הסימון (ניסור למול אותות מידע) מה גם שהצורך בבחינת המארג הראייתי הכולל על ידי הרשם בדיון בהתנגדות עצמה, מפחית ממשקלו של נימוק קונקרטי. ↑